I mars 2024 fant Underretten i EU (General Court) at Pumas designregistrering for et par sko var ugyldig. Grunnen var at sangeren og forretningskvinnen Rihanna hadde delt et bilde av seg selv på Instagram hvor skoene var synlig mer enn tolv måneder i forveien for at søknaden om designbeskyttelse var innlevert.
Saken aktualiserer et viktig tema, nemlig sikring av rettigheter når man inngår samarbeid, partnerskap og oppdrag med tredjeparter. Saken viser også hvor viktig det er at nøkkelpersoner fra ulike områder innenfor en virksomhet er kjent med virksomhetens IPR-strategi og regelverk knyttet til immaterielle rettigheter. Vi bistår klienter med å ivareta sine konkurransefortrinn gjennom å utarbeide en IP-strategi og tilrettelegge for sikring av virksomhetens interesser.
Puma-saken (T-184/23)
Puma SE innleverte i juli 2016 en søknad om å registrere et design av et par sko i EU (community design). Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV sendte inn en innsigelse med påstand om at designregistreringen var ugyldig og la frem bilder fra Rihannas Instagramkonto som begrunnelse for denne påstanden. På bildene, som var publisert i desember 2014, var hun var avbildet med sko med samme karakteristikker som Pumas designregistrering.
EUIPO konkluderte med at designregistreringen var ugyldig og saken ble tatt til Underretten i EU, som også nå har konkludert med at designregistreringen er ugyldig. Et vilkår for å få designbeskyttelse er at designet må være nytt og ikke kjent fra før. I noen jurisdiksjoner (for eksempel i Norge og EU) er det gjort et unntak fra dette kravet, ved at det gis mulighet til å vise produktet på markedet i inntil tolv måneder før søknaden om designregistrering er innlevert.
Underretten i EU var enig med EUIPO i at det søkte designet hadde vært kjent offentlig ettersom det ble publisert på kjendisens sosiale medier. Underretten uttrykte at fotografiene gjorde det mulig å identifisere egenskapene til skoen, som var identiske med karakteristikkene til det søkte designet. Puma ble ikke hørt med at ingen var interesserte i skoene eller hadde lagt merke til designet på tidspunktet for publiseringen i sosiale medier. Retten fant at fotografiet, som viste skoene Rihanna brukte den dagen hun signerte samarbeidsavtalen med Puma, vakte interesse både hos fans og i «circles specialised in the fashion sector».
Designregistreringen ble derfor kjent ugyldig. Det er ikke kjent om avgjørelsen vil bli anket til EU-domstolen (Court of Justice).
Hva bør virksomheter gjøre?
Personell som driver forsknings- og utviklingsarbeid og som jobber med innovasjon får stadig nye ideer, kommer med oppfinnelser og spennende design. Virksomhetens ledelse bør derfor få på plass en IP-strategi som hensyntar forretningsstrategien. I tråd med denne strategien, bør det gis tilstrekkelige ressurser til utvikling, identifisering, beskyttelse og integrering av immaterielle verdier. Virksomhetene bør gjøre de ansatte kjent med innovasjonsstrategiene og ha et bevisst forhold til immaterielle verdier, slik at de ivaretas på en måte som gir markedsfordeler for virksomheten.
Puma-saken viser hvor viktig det er å sikre at salgsteam og markedsføringsmedarbeidere er kjent med hvilke immaterielle verdier som kan være på spill dersom rettighetene ikke sikres før de synliggjøres i markedet. Den er også et eksempel på hvordan markedsføringstiltak kan hindre senere registering av nye design, men også ha påvirkning på beskyttelsesmuligheter knyttet til nye logoer, slogans og andre varemerker. Dette gjelder for virksomhetens egne markedsføringstiltak, men også når samarbeidspartnere og påvirkere/influencere står for gjennomføringen.
Som saken viser, kan man miste beskyttelse for immaterielle verdier dersom virksomheten unnlater å sikre rettigheter tidlig nok. Videre kan muligheten til rettighetsbeskyttelse begrenses eller falle bort på grunn av forhold i forsynings- og driftskjeden. Virksomheter bør sikre at leverandører respekterer immaterielle rettigheter. Her er det fallgruver knyttet til blant annet beskyttelse av forretningshemmeligheter, eierskap til rettigheter og rettstap for manglende rettighetshåndhevelse.
For å sikre at virksomhetens immaterielle verdier blir beskyttet på ønsket måte, må virksomheten sørge for at søknader innleveres, at frister overholdes og rettigheter håndheves. I tillegg er det viktig å ha et bevisst forhold til behandling av forretningshemmeligheter, og virksomhetens interesser må ivaretas i avtalene som inngås med forsyningskjeden, driftsskjeden og andre samarbeidsparter. Hadde Puma overholdt fristen for innlevering av søknad om designbeskyttelse kunne utfallet i denne saken vært annerledes, og Puma kunne ha opprettholdt designbeskyttelse for skoene i EU.
Artikkelen er skrevet av Frøydis Helene Rikardsen og Beatrice Ignacius.
