Patentstyret har nektet Orkla Confectionery & Snacks Norge AS varemerkeregistrering av fargen blå (Pantone 2144 C) for «porøs sjokolade». Avgjørelsen er et nytt kapittel i en langvarig strid om fargevaremerker i sjokoladebransjen.
Hva har skjedd tidligere?
Tidligere i 2024 avsa Oslo tingrett dom i sjokoladetvisten mellom Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (Orkla) og Mondelez Norge AS (Mondelez). Tvisten gjaldt Orklas påstander om at emballasjen til Mondelez sin porøse sjokolade Boble krenket deres varemerke Stratos, og var i strid med god forretningsskikk. Føyen har tidligere skrevet om tingrettsavgjørelsen her og at partene inngikk et forlik i etterkant av dommen her.
Hva er nytt nå?
I dommen som ble avsagt mellom Orkla og Mondelez konkluderte tingretten blant annet med at blåfargen Pantone 2144 C var innarbeidet for «porøs melkesjokolade» og at emballasjen til Freia Boble ble ansett som et inngrep i denne rettigheten.
Etter å ha fått medhold i tingretten søkte Orkla om varemerkeregistrering av blåfargen Pantone 2144 C hos Patentstyret i vareklasse 30 for «porøs sjokolade». Det er ikke utenkelig at søknaden ble innsendt som følge av at tingretten vurderte at samme blåfarge var innarbeidet for «porøs melkesjokolade». Patentstyret har nå gitt Orkla avslag på søknaden. Begrunnelsen for avslaget er at Patentstyret legger til grunn en høyere terskel for at en farge skal anses innarbeidet som varemerke enn det tingretten gjorde.
Har Patentstyret overprøvd tingrettens avgjørelse?
Nei, Patentstyret har ikke overprøvd tingrettens avgjørelse. For det første tok tingretten stilling til om blåfargen 2144 C var innarbeidet for «porøs melkesjokolade», mens den nye søknaden til Patentstyret gjaldt samme blåfarge for «porøs sjokolade». Patentstyret påpeker derfor at porøs sjokolade «er en mer omfattende vareangivelse» enn vareangivelsen «porøs melkesjokolade» som tingretten vurderte. Patentstyret trekker også frem at Klagenemnda for industrielle rettigheter tidligere i år endelig avslo klagen over Orklas søknad om registrering av samme blåfarge – i klagesaken for den enda videre angivelsen «sjokolade».
Disse sakene viser tydelig hvor viktig det er å være bevisst på språkbruken når man søker om å registrere et varemerke. Sakene gir også en påminnelse om at jo mer generell vareangivelsen er, dess mer skal til for at et varemerke anses innarbeidet.
For det andre argumenterer Patentstyret med at tingrettens vurdering av innarbeidelsesspørsmålet var en prejudisiell vurdering som retten måtte foreta for å avgjøre Orklas krav om forbud mot markedsføring, salg og tilbakekall av Mondelez sin Boble-sjokolade, og at avgjørelsen derfor ikke har noen rettskraftsvirkning. Patentstyret mente seg derfor ikke bundet av dommen.
Tre ting å merke seg fra avgjørelsen:
1) Friholdelsesbehovet står sterkere for farger enn ord og figurer.
Friholdelsesbehovet i varemerkeretten skal sikre at én virksomhet ikke får enerett til å bruke beskrivende betegnelser for ulike varer eller tjenester som flere virksomheter har et behov for å bruke. Dette fordi det er viktig at alle aktører i markedet har lik mulighet til å bruke beskrivende ord og tegn for å angi eller beskrive sine varer og tjenester. Avgjørelsen fra Patentstyret viser at det skal særlig mye til for å registrere farger som varemerke. Patentstyret trekker frem at rettspraksis fra EU er restriktiv når det gjelder registrering av fargevaremerker. Dette skyldes blant annet at gjennomsnittsforbrukeren har vanskelig for å skille fargenyanser fra hverandre i en kjøpssituasjon. Dersom man ukritisk godtar registrering av farger som varemerker vil derfor fargespekteret raskt bli oppbrukt.
2) Variasjonsplikten for god forretningsskikk etter markedsføringsloven gjør ikke varemerkerettigheter overflødig.
Etter markedsføringsretten plikter virksomheter å opptre i tråd med god forretningsskikk. Dette innebærer blant annet et forbud mot rettstridig å etterligne konkurrenters varer og tjenester, omtalt som variasjonsplikt. Virksomheter må benytte variasjonsmuligheter på produkter og tjenester. Tingretten argumenterte i dommen for at virksomhetenes variasjonsplikt etter markedsføringsloven gjør at konkurrentenes handlingsrom allerede begrenset, og at dette reduserer friholdelsesbehovet etter varemerkeretten.
Patentstyret er ikke enig i dette og trekker frem at en varemerkeregistrering også har forvekselsbarhetsvern. Dette innebærer at registrering av blåfargen ville gi vern for samme eller lignende blåfarge for samme eller lignende varer. Variasjonsplikten etter markedsføringsloven krever en handling som strider med god forretningsskikk, mens friholdelsesbehovet knytter seg til forvekselsbarhet. En registrering av blåfargen som varemerke for porøs sjokolade vil kunne føre til en langt større begrensning i markedstilgangen for konkurrentene enn den begrensningen som følger av variasjonsplikten i markedsføringsloven. Dette er en viktig påminnelse om at varemerkereglene har sin selvstendige plass ved siden av markedsføringsreglene.
3) Markedsundersøkelser må utformes med omhu.
Patentstyret er ikke enige med tingretten i deres vurdering av markedsundersøkelsene fremlagt av Orkla. Patentstyret påpeker viktigheten av at markedsundersøkelser forankres i det juridiske vurderingstema og fremhever at spørsmålene må stilles på en slik måte at svarene viser om respondenten faktisk oppfatter fargen som et kjennetegn for en virksomhet og ikke kun forbinder fargen med en bestemt leverandør. Patentstyret skriver blant annet at «når den aktuelle blåfargen i søknaden nesten utelukkende brukes sammen med de særpregede varemerkene STRATOS og NIDAR har det formodningen mot seg at forbrukerne også oppfatter fargen som en angivelse av kommersiell opprinnelse». Patentstyrets poeng er altså at det er mer sannsynlig at forbrukerne forbinder blåfargen med innpakningen eller bakgrunnsfargen til en bestemt aktør, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
Artikkelen er skrevet av Magnus Rebo Rosenberg og Frøydis Helene Rikardsen.
